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注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)化為商品通用名稱顯著性喪失的認定

【案例】北京某公司與深圳某公司、商標(biāo)評審委撤銷“優(yōu)盤”商標(biāo)爭議行政訴訟案

（一）案情簡介

深圳某公司是我國研制、開發(fā)及生產(chǎn)閃存類移動存儲器的著名企業(yè)。該公司于1999年8月23日向商標(biāo)局申請注冊“優(yōu)盤”商標(biāo)，于2001年1月21日獲準(zhǔn)注冊，注冊號為1509704,指定使用商品為國際分類第9類的計算機存儲器等商品。

2002年10月23日，北京某數(shù)碼科技有限公司向商標(biāo)評審委提出撤銷深圳某科技有限公司上述“優(yōu)盤”注冊商標(biāo)的申請。

（二）本案涉及的知識點

1.商標(biāo)顯著性的喪失；

2.商標(biāo)顯著性喪失的認定。

（三）與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)

商標(biāo)法第9條,申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。

商標(biāo)注冊人有權(quán)標(biāo)明“注冊商標(biāo)”或者注冊標(biāo)記。

商標(biāo)法第11條下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：

1.僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；

2.僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；

3.缺乏顯著特征的。

前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊。

（四）當(dāng)事人意見及理由

原告訴稱，被申請人將“優(yōu)盤”商標(biāo)用于一種基于閃存介質(zhì)進行存儲并通過通用串行總線（USB）接口讀寫數(shù)據(jù)的計算機外設(shè)移動存儲設(shè)備上（簡稱閃存類移動存儲），爭議商標(biāo)僅僅直接表示商品的用途及具體的使用方法，并且該商標(biāo)已經(jīng)成為此類商品的通用名稱。根據(jù)商標(biāo)法第11條的規(guī)定，僅有本商品的通用名稱，或者僅僅直接表示商品的用途及其他特點的不得作為商標(biāo)注冊。申請人請求商標(biāo)評審委撤銷被申請人的第1509704號注冊商標(biāo)。

被告辯稱，“優(yōu)盤”是其獨立研制開發(fā)的專利技術(shù)系列產(chǎn)品的特定名稱，并依法獲得商標(biāo)注冊，與該類產(chǎn)品的通用名稱無關(guān)。被申請人認為，“優(yōu)盤”既不是該類產(chǎn)品的通用名稱，也沒有直接表示商品的功能、用途和其他特點，“優(yōu)盤”商標(biāo)具有商標(biāo)法規(guī)定的顯著特征。

（五）裁決結(jié)果及其理由

商標(biāo)評審委經(jīng)審理認為，從爭議商標(biāo)“優(yōu)盤”漢字本身的谷義來看，其對于指定使用的第9類計算機存儲器等商品有質(zhì)量、功能、用途等特點具有直接的敘述性，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。被申請人自身也一直將“優(yōu)盤”作為商品名稱加以使用，客觀上進一步起到了淡化乃至消滅“優(yōu)盤”文字作為商標(biāo)的顯著特征的作用。同時,眾多同行業(yè)經(jīng)營者以及消費者已經(jīng)比較普遍地將“優(yōu)盤”作為一種新型的計算機移動存儲器的商品通用名稱加以使用。因此，商標(biāo)評審委認為，爭議商標(biāo)已成為其指定使用商品——計算機存儲器的通用名稱。據(jù)此，商標(biāo)評審委裁定，申請人對被申請人注冊的第1509704號“優(yōu)盤”商標(biāo)所提撤銷理由成立，第1509704號商標(biāo)注冊予以撤銷。

（六）評析

本案是為數(shù)不多的涉及商標(biāo)顯著特征喪失的案件。正如我們在前面一再申明的那樣，顯著特征是一個標(biāo)志作為商標(biāo)受保護的基礎(chǔ)。一個標(biāo)志的顯著特征既可以是標(biāo)志本身所固有的，也可以是經(jīng)過使用而獲得的。商標(biāo)的顯著特征，無論是固有顯著特征還是獲得顯著特征，都不是一成不變的靜止?fàn)顟B(tài)，而是不斷變化的動態(tài)過程。一個不具有顯著特征的標(biāo)志，可以經(jīng)過使用而獲得顯著特征；同樣，一個具有顯著特征的商標(biāo)，也可能因為使用不當(dāng)或管理不慎而喪失其顯著特征。最能體現(xiàn)出商標(biāo)顯著特征的變化過程的例子是美國的“SINGER”商標(biāo)所經(jīng)歷的由商標(biāo)到通用名稱，再由通用名稱到商標(biāo)的過程。

美國勝家公司（SingerManufacturingCompany）是世界知名的縫紉機生產(chǎn)商。該公司自1853年開始制造縫紉機,并使用“SINGER”商標(biāo)。該商標(biāo)于1885年獲得注冊。隨著勝家公司的快速發(fā)展，其“SINGER”商標(biāo)在美國幾乎是家喻戶曉。一些競爭對手開始將自己生產(chǎn)的縫紉機稱為“singermachine”（勝家機器），以至于“SING-ER”成為縫紉機的代名詞。1896年，美國最高法院在一個案件中認定，“SINGER”一詞已成為一類縫紉機的通用名稱，不再作為商標(biāo)受保護。但是，勝家公司繼續(xù)使用“SINGER”標(biāo)志進行宣傳。1953年，在經(jīng)歷了近60年持續(xù)不懈的努力之后，第五巡回上訴法院認定,“SINGER”不再是通用名稱，勝家公司最終將“SINGER”商標(biāo)從公有領(lǐng)域奪了回去。其中法院對于商標(biāo)顯著性進行的裁判，格外引人注目。

我國商標(biāo)法沒有明確規(guī)定法院能否在民事訴訟程序中就商標(biāo)顯著性的喪失直接進行裁判問題，在實踐中也較少發(fā)生這種情況。在某公司訴四川某化工廠商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，一審法院四川省高級人民法院就曾認為，有效期內(nèi)的注冊如因所有人疏于管理而使注冊商標(biāo)的顯著特征消失，該商標(biāo)將因缺乏顯著特征而被撤銷。但限于我國法律沒有授權(quán)法院在商標(biāo)民事案件中可以撤銷商標(biāo)注冊，因此，四川高院只好認定，“本案商標(biāo)專用權(quán)人雖有對某些專業(yè)出版物上將澳氟菊酯的商品名與‘?dāng)硽⑺馈虡?biāo)混淆的情況疏于管理，但在國家商標(biāo)局未宣布對該注冊商標(biāo)撤銷前，仍應(yīng)受商標(biāo)法保護”。在該案的二審過程中，最高人民法院肯定了四川高院的這一看法。這或許從一個側(cè)面反映了目前法院在商標(biāo)顯著特征喪失問題上的無奈。

但是，在國外，商標(biāo)尤其是一些馳名商標(biāo)，由于喪失顯著特征而演變?yōu)橥ㄓ妹Q的例子還是很多的，經(jīng)常被人提到的諸如“阿司匹林”等。，

在實踐中，顯著性喪失主要發(fā)生在那些在市場上有很大號召力的馳名商標(biāo)或著名商標(biāo)。商標(biāo)的知名度越高，其顯著特征喪失的危險性就越大。正因如此，對馳名商標(biāo)保護的一項重要內(nèi)容就是防止其淡化為通用名稱。但是，一旦一個商標(biāo)變成通用名稱，就不應(yīng)當(dāng)再作為商標(biāo)受到保護。

導(dǎo)致商標(biāo)顯著特征喪失的原因主要有兩個方面:一是商標(biāo)所有人的使用不當(dāng)，致使相關(guān)公眾對該肅標(biāo)與使用該商標(biāo)的商品發(fā)生混淆，把商標(biāo)當(dāng)成商品名稱；二是由于商標(biāo)所有人疏于管理，相同或近似商品的生產(chǎn)者、經(jīng)營者的大規(guī)模使用，包括合法使用和未經(jīng)授權(quán)的使用，使相關(guān)公眾無法通過該商標(biāo)識別出商品來源。在本案中，這兩種情況都是存在的。因此，對于一個馳名商標(biāo)的所有人來說，不但要特別注意規(guī)范自己對該馳名商標(biāo)的使用，同時也要特別注意防范其他經(jīng)營者未經(jīng)許可的使用，及時采取相應(yīng)的法律手段，保持商標(biāo)的顯著特征。

在司法實踐中，對于因通用化而導(dǎo)致的商標(biāo)顯著特征喪失的認定，通常并不需要特殊的規(guī)則，只需按照對通用名稱的認定辦法就可以了。需要強調(diào)的一點是，由于喪失顯著特征之前的商標(biāo)是一個有效的商標(biāo)，因而在證據(jù)方面應(yīng)對主張商標(biāo)顯著特征喪失的一方提出比認定通用名稱更高的要求。

（七）對本案的思考

1.商標(biāo)的通用化會產(chǎn)生哪些法律后果？

標(biāo)簽：仙桃韶關(guān) 宜賓紅河日喀則玉溪七臺河漢中

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