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香港商標實務走向國際

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香港預期將在2022年底或2023年初初步啟動WIPO馬德里體系下的商標國際注冊(IR)。居于香港或在香港注冊成立的所有人可以指定其在香港注冊的商標,以便在馬德里網絡內選定的多個國家或地區進行擴展注冊。這消除了單個國家申請在每個要保護的國家/地區獲得注冊的必要性。海外商標所有人還可以通過IR系統擴展其在香港的本地注冊,以免除他們在香港進行單獨注冊的需要。

2020年《商標(修訂)條例》于2020年6月19日生效,為馬德里體系下IR商標的管理和審查鋪平了道路。香港知識產權署(IPD)修改了商標法律和慣例,并借此機會簡化或修改了某些流程,工作流程和形式要求,使商標所有人及其商標服務提供者能夠通過以下方式處理和管理其資產組合:更好的便利性和便利性。

下圖說明了已經實施的變更或我們可能期望進行的變更。

過去的

現在或不久的將來好處
申請表中僅需提供申請人的姓名和地址。除了名稱和地址外,還需要在申請表中指定申請人的注冊國家和地區(以美國為單位)。這有助于根據正式記錄更好地識別商標的申請人或所有者的來源和注冊狀態。
嚴格要求所引用的較早商標的所有者簽署的原始同意書。現在,同意書的掃描件或復印件被認為足以解決基于較早標記的相對拒絕理由。這為申請人節省了等待來自國外的原始同意書郵資的時間,也節省了設保人特別是在Covid限制期間投寄原始信的工作。
支持巴黎公約優先權要求的經過認證的優先權文件(在第一申請國發行的申請書摘錄)。除非注冊管理機構有特殊要求,否則將免除已認證的優先權文件。這為申請人節省了安排發布經認證的優先權文件的時間和成本。
商標注冊局將因地址差異而將申請人自己的較早注冊商標和具有不同地址的原地址作為沖突商標,除非申請人為注冊簿中所有相關商標正確輸入了地址變更。現在,由于地址差異,申請人被引為有沖突的在先商標時,無需再為自己的較早注冊商標(帶有不同的地址)記錄地址變更。

申請人或其代理人可以簡單地以書面形式告知TMR,該申請人與所引用商標的所有者是同一實體(受文件證明的約束)。
這節省了申請人為其較早的商標記錄記錄地址更改的成本。
所有異議表格和文件必須在商標注冊處打印,簽名并存檔。

現在,可以通過IPD在線門戶提交異議通知書和延長異議時間。這樣可以避免對手或其代理人到書記官處辦公室在辦公時間內提交異議文件的需要。
商標注冊處的所有聽證會都是親自進行的,除非一方選擇提交書面文件。聽證會可以在紙上,口頭或通過視頻會議或其他電子方式進行。這可以應付過去一年中Covid的社交距離要求。
尋求以不使用為由撤銷第三方注冊商標的申請人通常必須聘請私人調查人員進行市場情報來提供不使用的表面證據。在不久的將來,尋求撤銷第三方注冊商標的申請人沒有義務在提出不使用的撤銷時出示不使用的表面證據。證明商標的實際使用以捍衛未使用的權利主張,完全是所有者的責任。

這節省了申請人進行撤銷前備案調查的成本和時間,這可能是非常昂貴的。
IPD仍在制定《 2021年商標(修訂)規則》,我們將監視商標制度的變化,并讓您及時了解我們的做法。


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