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美國最高法院裁定不起訴商標(biāo)撤銷請求

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一個商標(biāo)所有者可以通過執(zhí)行廣泛的措辭避免宣告式判決的挑戰(zhàn)及其標(biāo)志的有效性“承諾不起訴?!币虼耍贏lready,LLC訴Nike,Inc.案,第11-982號,2013年WL 85300,2013年美國LEXIS 602案(2013年1月9日)中,獲得了最高法院的一致認(rèn)可。法院的判決為商標(biāo)所有者提供了一種潛在的低成本替代方法,可以為無效反訴辯護(hù),但在未來的執(zhí)法工作方面給商標(biāo)所有者帶來了一些風(fēng)險。

耐克開始提起訴訟,指稱Already的“糖”和“ Soulja Boys”鞋侵犯并稀釋了耐克的“ Air Force 1”鞋設(shè)計商標(biāo)。已經(jīng)提出反訴,尋求宣告性判定該商標(biāo)無效。然后,耐克發(fā)布了“不得無條件且不可撤銷地起訴”的《公約》,承諾“基于商標(biāo)或與商標(biāo)有關(guān)的任何可能的訴因,不會對已經(jīng),其客戶或分銷商實施商標(biāo)”根據(jù)州或聯(lián)邦法律的侵權(quán),不正當(dāng)競爭或攤薄?!痹摴s涵蓋有爭議的兩類鞋,以及將來可能已經(jīng)出售的任何“當(dāng)前和/或以前的鞋類產(chǎn)品設(shè)計以及任何可模仿的顏色”。耐克隨后以偏見駁回了自己的主張,而在沒有偏見的情況下已經(jīng)提出了反訴。地方法院駁回了Already的反訴,認(rèn)為沒有根據(jù)。第二巡回法院和最高法院均確認(rèn)。

首席法官羅伯茨(Roberts)一致認(rèn)為,在“自愿停止”學(xué)說下,耐克黨在宣稱無禮的情況下承擔(dān)著“可觀的負(fù)擔(dān)”,表明“無法合理預(yù)期”恢復(fù)對執(zhí)法人員的執(zhí)法行動。已經(jīng)?!比绻翱紤]到公約的用語和原告的預(yù)期未來活動,法院確信“絕對清楚”不能合理地指稱非法活動再次發(fā)生,則負(fù)擔(dān)將減輕。

耐克盟約的廣泛語言足以應(yīng)付這一負(fù)擔(dān)。盡管已經(jīng)提交了其總裁的宣誓書,稱其計劃引入新的鞋類產(chǎn)品,但它從未斷言任何具體的方案來引入超出公約范圍的潛在侵權(quán)設(shè)計。法院還駁回了Already的論點,即作為競爭對手,它遭受了固有傷害,使其有資格挑戰(zhàn)耐克的無效商標(biāo),或者耐克商標(biāo)的存在繼續(xù)阻止?jié)撛诘耐顿Y者投資于Already。法院認(rèn)為,這些傷害是假設(shè)性的或推測性的,無法賦予第三條資格。法院也不擔(dān)心其裁決將允許商標(biāo)使用業(yè)主欺負(fù)較小的競爭對手,指出契約是過度使用不起訴可能導(dǎo)致意義的喪失商標(biāo)通過廣泛的第三方使用,這反過來又可能導(dǎo)致的一切登記和損失的注銷商標(biāo)權(quán)利。

法院謹(jǐn)慎地強調(diào)建立辯論的沉重負(fù)擔(dān)。這應(yīng)有助于商標(biāo)所有人反對主張被告辯護(hù)的駁回動議。正如法院指出的那樣,“ [我們已經(jīng)認(rèn)識到……被告不能僅通過終止其被起訴的違法行為就自動對案件進(jìn)行模擬,”,因為“ [此外]被告可以從事違法行為,制止這種行為。當(dāng)被起訴將案件宣布為無條件時,請在他離開的地方繼續(xù),重復(fù)此過程,直到他達(dá)到所有非法目的為止?!?br />
在其他三位大法官的同意下,肯尼迪法官告誡商標(biāo)持有人,聲稱存在爭議必須表明訴訟撤回不會導(dǎo)致其競爭者的業(yè)務(wù)持續(xù)中斷,或者使競爭者因爭議或潛在訴訟而進(jìn)行昂貴的衛(wèi)星訴訟約中的問題。

總而言之,法院的意見為商標(biāo)所有者在某些情況下提供了路線圖,以避免通過執(zhí)行廣泛的不起訴公約來主張宣告無效的斷言。但是,鑒于舉證責(zé)任高,舉足輕重,因此應(yīng)謹(jǐn)慎使用該策略,并且因為使用不起訴的公約可能會損害商標(biāo)所有者尋求保護(hù)的權(quán)利。的確,該決定并未解決執(zhí)行不起訴商標(biāo)侵權(quán)人的約定可能帶來的許多潛在影響。例如,該盟約的受益人可能試圖向商標(biāo)的主要競爭者提供產(chǎn)品(或由商標(biāo)的主要競爭對手購買)擁有重大商業(yè)意義。被控侵權(quán)人可以斷言,商標(biāo)所有者基本上已經(jīng)授予了“裸牌”的商標(biāo)爭議,從而限制了其商標(biāo)的權(quán)利,或可認(rèn)為,商標(biāo)所有人有效地已經(jīng)承認(rèn)使用由契約所涵蓋的類型不起訴不構(gòu)成侵權(quán)或不會威脅到無法彌補的傷害。商標(biāo)所有人在決定是否使用盟約不起訴已經(jīng)由最高法院維持的類型時,應(yīng)謹(jǐn)慎行事,權(quán)衡這些風(fēng)險與提起訴訟的好處。


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